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在美國專利申請中,如何基于續案擴大保護范圍?

來源:wxw  發布日期:2023-05-17  瀏覽:56

前言

大家都知道海外專利申請之路是困難重重的,隨時可能因為各類原因,導致申請效果不佳。那么,有沒有什么方式可以解決呢?答案當然是有的,不同的方面,方式也有不同。

我們本次就先聊一聊:對于美國專利申請,如何爭取足夠大的保護范圍,保證專利價值?

在這里,我們不得不提到續案制度這個關鍵武器,巧妙地運用將可以事半功倍,水到渠成。



什么是續案制度

首先,在回答問題之前,我們要搞清楚什么是續案制度。


“續案”是指延續前案的申請。在美國專利申請中,申請人可以基于最先遞交的原始申請(即母案)提出續案申請,也可以針對已經遞交的續案申請提出進一步的續案申請。在基于同一份母案派生出的所有申請中只要有一份尚處于未決期間,申請人都可以繼續遞交續案申請。續案申請可以享有母案的申請日。



如何基于續案擴大保護范圍?

接下來,我們結合導致專利申請的保護范圍過小的幾種常見、典型的情況,具體說說如何基于續案擴大美國專利申請的保護范圍。


第一種,撰寫問題導致的范圍受限

這種情況的產生,可能是由于撰寫過程中的各種原因(如:撰寫水平、其他原因考慮等),在權要中加入了一些不必要且具有限制的特征,從而導致保護范圍受限。對于這種情況,將授權獨權中不必要且具有限制的特征刪除,并基于修改后的權要申請續案即可。


說起來可能比較簡單,但是這種情況對于國內申請人是普遍存在的。國內申請人大部分是找國內代理所遞交國內申請,然后基于國內申請遞交美國申請,但是國內代理所的質量參差不齊,而且撰寫方式可能并不一定適用于國外,最終撰寫的質量并不符合海外申請的高質量,其范圍也受限了。

第二種,撰寫時認定的發明點和審查時審查意見認定的發明點不同,導致最終授權的權要范圍受限。


這一情況的出現原因也有很多,比如:申請人對現有技術的了解程度、審查員的檢索能力、審查員對領域技術的熟悉程度等。


如果審查員不認可申請人認定的發明點,經過審查員的審查和申請人的答復后,原獨權的方案和授權獨權的方案不僅技術特征存在不同,甚至解決的技術問題也可能存在不同。對于授權獨權,審查員認定的發明點可能不需要依賴原獨權中的某些特征,這些特征可能會影響獨權的保護范圍,甚至很容易被競爭對手規避,影響權要的后續使用價值。此時,可以通過申請續案來解決這一問題。續案中,仍然以審查員認定的發明點撰寫獨權,但是去掉那些對于該發明點而言不必要的內容,便可以獲得保護范圍較大的獨權。


特別的,如果某個從權在審查過程中被認為有創造性或者抗辯空間很大,而該從權進一步限定的內容(簡稱“附加內容“)不需要依賴于審查員認定的發明點,那最終該從權授權時,審查員認定的發明點反而成了該從權不必要的限制。此時,也可以通過續案來彌補。


例如:某申請的從權2和3都是可授權權要,而且兩個從權之間并無依存關系,申請人將從權3提至獨權1,最終授權權2保護的技術中包含了權3,并未對權2單獨保護,授權權2的保護范圍受到了限制。此時,可以以權2為獨權,申請續案。


當然,還有其他情況導致最終授權權要范圍過窄。比如:如果以國內授權的專利申請為優先權落地美國,同時提交了PPH加速,此時美國申請需要基于國內授權的權要申請,范圍也可能被影響。



如何制定續案方案?

通過上述分析內容可知,想要通過續案這個方式,來擴大授權權要的保護范圍是可行的。但是續案并不是將授權權要簡單刪減、修改即可遞交續案,對于如何刪減、如何修改,則需要根據授權文件和審查意見進行專業解讀和詳細分析,才能制定合理的續案方案。下面結合幾個案例進一步說明如何制定續案方案。


01

案例一

某一申請人申請的一種電力裝置的發明專利,母案遞交時的權利要求書中:

權1:(1)裝置上附著多層涂層,每個涂層上設置有通槽;(2)通槽的尺寸和材質。

從權4:引權1,限定了在涂層上通槽的第一種排布方式:通槽包括第一通槽和第二通槽,第一通槽和第二通槽交錯排布;

從權7:引權1,限定了在涂層上通槽的第二種排布方式:通槽包括第三通槽,且第三通槽呈嵌套結構。


第一次審查意見認為:權1無創造性,權4和權7是可授權的權要。申請人在答復時將權4提至權1,并獲得了授權。


續案分析:權4和權7限定的技術內容之間并無依存關系,通槽的排布方式可以是第一種和第二種的任意一個,也可以兩種都包含。但是當前授權權要中,第二排布方式需要與第一排布方式一起,未對第二種排布方式單獨保護。因此,可以基于通槽的第二種排布方式構建獨權申請續案,這樣單獨的第一排布方式、單獨的第二排布方式和兩種結合的排布方式,通過母案和續案都得到了保護。


此外,涂層上通槽的分布方式不需要依賴通槽的尺寸和材質(即,權1的(2)),在審查員認可了權7的創造性的情況下,可以去掉權1的(2),嘗試爭取更大的保護范圍。


02

案例二

某一申請人申請的探測器診斷的專利,母案授權的權1包括:

(1)探測裝置接收輻射,并基于該輻射發生多個事件,其中,探測裝置包括生產輻射的閃爍體;

(2)探測器產生與多個事件相關的電信號;

(3)基于事件的A譜線確定電信號參數,并基于電信號參數判斷探測器的狀態。


根據審查意見,審查員認定的發明點在于:基于事件的A譜線確定電信號參數以確定探測器的狀態(即,權1的(3)),并且通過檢索發現,探測裝置接收輻射發生事件已在對比文件中公開,即權1的(1)為現有技術。


續案分析:本案發明點在于基于事件的A譜線確定電信號參數,而對于發生多個事件的輻射并未做限制,即,并不限制于接收閃爍體的輻射,還可以由其他輻射源產生。因此,閃爍體屬于不必要的技術特征,限制了獨權的保護范圍??梢酝ㄟ^續案,將閃爍體從權1中刪除,以擴大保護范圍。

03

案例三

某一申請人申請的一種圖像重建方法,母案授權權1包括:

(1)獲取圖像數據和加權窗口,加權窗口對應擴展窗口;

(2)基于圖像數據和加權窗口確定分析數據;

(3)基于分析數據確定重建函數,重建函數包括B模型和正則項,其中,正則項中的C模型基于擴展窗口確定;

(4)基于重建函數重建目標圖像


在撰寫時,母案以發明點1:基于擴展窗口確定用于重建圖像的正則項;發明點2:基于加權窗口確定重建函數從而進行重建圖像,構建獨權。


根據審查意見,審查員認可了發明點2,而發明點1的相關內容已在對比文件中公開。


續案分析:由于發明點1為現有技術,放到獨權反而限制了對發明點2以及基于發明點2構建的從權的保護范圍,因此,可以將發明點1從獨權中刪除,以擴大對發明點2的保護范圍。更具體的,正則項基于擴展窗口確定的相關特征可以刪除。



總結

通過本文,我們就可以充分回答最開始那個問題:對于美國專利申請,如何爭取足夠大的保護范圍,保證專利價值。


那就是積極地通過續案申請去擴大對專利的保護范圍,爭取更多的專利權利,提高專利價值。


但是,具體如何構建獨權申請續案,需要認真研究,否則隨意制定續案方案,不僅無法實現擴大保護范圍的目的,還會浪費時間精力,弄巧成拙。因此,專利申請人與代理人需要充分理解并適當利用美國的續案制度,制定合理的續案方案并及時提交續案,以確保對專利的充分保護,保持優勢的市場競爭地位。


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